CIRCULAR.-
- Procedimiento y reglas para obtener la declaratoria de notoriedad o fama de una marca registrada en México.
- Dice el Tribunal que no es necesario celebrar o registrar un contrato de licencia cuando el tercero que hace uso de la marca registrada es controlado por el titular del registro.
- Acuerdo que establece tiempos máximos de respuesta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Procedimiento y reglas para obtener la declaratoria de notoriedad o fama de una marca registrada en México.
Mediante publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación del 16 de junio de 2005, se reformó la Ley de la Propiedad Industrial. El objeto de la reforma es modificar la fracción XV del artículo 90 de dicho ordenamiento legal, adicionar una fracción XV Bis y adicionar un nuevo Capítulo denominado "De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas."
La redacción de la fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial queda, a partir de esta reforma, redactado de la siguiente manera:
Artículo 90.- No serán registrables como marca:
XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto [Mexicano de la Propiedad Industrial] estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:
- Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- Pudiese causar desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.
La nueva fracción XV Bis del Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial quedó redactado como se reproduce a continuación:
XV Bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo II Bis, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
De acuerdo con el texto de la reforma para efectos de su estimación o declaración por el Instituto
se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando:
- un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por la persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.
Por otra parte, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando:
- sea conocida por la mayoría del público consumidor.
Para demostrar la notoriedad o fama de una marca podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por la Ley de la Propiedad Industrial.
Se prevé un procedimiento para obtener la declaratoria de notoriedad o fama por parte del Instituto, la cual básicamente consiste en elevar una solicitud acompañando los datos previstos en el artículo 98 Bis-2 de la Ley.
Artículo 98 bis-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante deberá aportar, entre otros, los siguientes datos:
- El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
- Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
- Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.
- La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- Los canales de comercialización en México y en su caso en el extranjero.
- Los medios de difusión de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- La inversión realizada durante los 3 últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- El área geográfica de influencia efectiva de la marca.
- El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos 3 años.
- El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de ésta o conforme a avalúo que de la misma se realice.
- Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.
- Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.
- El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.
Para obtener la declaración se impone como condición que la marca del caso esté registrada en México en relación con los productos o servicios que le dieron fama.
La vigencia de la declaratoria es de cinco años y sus efectos pueden prorrogarse con lapsos de igual duración siempre que se acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten en la fecha de la solicitud de renovación.
El propio decreto dicta que la declaratoria de notoriedad y fama puede ser declarada nula cuando:
- se haya otorgado en contravención con las disposiciones del Capítulo II Bis
- las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas
- se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas
- se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.
La declaratoria perderá su valor probatorio cuando:
- el registro o los registros de marca que sirvieron de base para emitirla, se nulifiquen, caduquen o cancelen.
Finalmente, para obtener la declaratoria de notoriedad o fama se debe pagar la tarifa que para el efecto fije el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A la fecha esa tarifa no ha sido fijada.
- Dice el Tribunal que no es necesario celebrar o registrar un contrato de licencia cuando el tercero que hace uso de la marca registrada es controlado por el titular del registro.
En los términos previstos por el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial si una marca registrada no es usada en el país durante tres años consecutivos en relación con alguno de los productos o servicios listados en el Certificado correspondiente, procederá la caducidad del registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la declaración administrativa de caducidad.
En otras palabras, no procede la declaración de caducidad de un registro de marca cuando:
- su titular haya usado la marca registrada en México en relación con alguno de los productos o servicios listado en el Certificado de Registro, o
- cuando el uso de la marca lo haya hecho un tercero, un usuario autorizado, siempre y cuando el contrato de licencia/franquicia correspondiente haya sido inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Con respecto a la segunda de las hipótesis antes señaladas el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha pronunciado diciendo que para acreditar el uso de la marca no es necesario que el contrato de licencia esté inscrito cuando quien hace el uso es una persona controlada por el titular del registro de marca, esto atendiendo al texto de los artículos 1708.9 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 19.2. del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).
Artículo 1708.- Marcas
9.Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta del titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.
Artículo 19.- Requisito de uso:
2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.
El caso concreto sobre el cual se pronunció el Tribunal trata de la solicitud de declaración administrativa de caducidad iniciada en contra del Registro de Marca No. 428855 TEPEYAC y Diseño, propiedad el Sr. Alberto Salmerón Pineda.
En dicho procedimiento administrativo el demandado acreditó el uso de la marca TEPEYAC y Diseño exhibiendo tantas como 189 facturas expedidas por la empresa Centro Botánico Azteca, S.A. de C.V., amparando ventas de productos listados en el Certificado de Registro de la Marca sujeta a controversia. Otra de las pruebas ofrecidas por la demandada consistió en copia certificada del acta constitutiva de dicha persona moral, en donde consta que el Sr. Salmerón Pineda es el accionista mayoritario, así como el administrador único de la persona moral denominada Centro Botánico Azteca, S.A. de C.V.
A partir de las pruebas ofrecidas por el demandado el Tribunal llegó a la conclusión de que si bien la valoración de las mismas mostraba que la marca objeto del Registro en conflicto no ha sido usado desde enero de 1997 hasta octubre del año 2000 por su titular, sí se acredita el uso de la marca hecha por un tercero, en este caso, por el Centro Botánico Azteca, S.A. de C.V., persona moral de la cual el titular del Registro es su accionista mayoritario y administrador único, y que en virtud de que la persona moral es controlada por el titular del Registro de Marca en conflicto, no es necesario celebrar un contrato de licencia entre ambos e inscribirlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para acreditar el uso de la marca.
Acusa el Tribunal que el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial contiene un laguna, ya que no contempla el uso de la marca hecho por un tercero controlado por el titular del Registro de Marca. Abunda el Tribunal diciendo que luego entonces las normas de Derecho Internacional Público, concretamente las disposiciones ya transcritas del TLCAN y de los ADPIC son aplicables a la especie, esto entre otras cosas a partir de lo dispuesto por el artículo 1ro. de la Ley mencionada que dice a la letra que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.
- Acuerdo que establece tiempos máximos de respuesta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El 9 de febrero del año en curso entró en vigor el Acuerdo por el que se establecen Reglas y Criterios para la Resolución de Diversos Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este Acuerdo establece tiempos máximos de respuesta por parte del Instituto respecto de las solicitudes y promociones que se le planteen al tenor del siguiente texto.
Las Reglas aplicables a Solicitudes de Patente, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales son:
- Respecto del Examen de Forma:
- Una vez ingresada la solicitud correspondiente el Instituto contará con un plazo de tres meses para emitir el primer oficio relativo al examen de forma. De no emitirse dicho primer oficio se entenderá que el examen de forma ha sido favorable al solicitante.
- Cuando el solicitante dé respuesta al primer oficio y el Instituto considere que la respuesta es insuficiente, podrá emitir un segundo oficio. Una vez recibida la respuesta al segundo oficio el Instituto se pronunciará respecto del examen de forma dentro de los dos meses siguientes.
- Sin embargo, si no es favorable al solicitante el resultado del examen de forma, el Instituto deberá comunicárselo dentro del mes siguiente a la fecha de respuesta al segundo oficio de requisitos forma.
- Respecto de la Publicación de Solicitudes de Patente en la Gaceta Oficial:
- Se deberá publicar el extracto de la Solicitud dentro de un plazo máximo de un mes contado a partir del cumplimiento de los dieciocho meses de la fecha de la Solicitud o de la fecha de prioridad.
- Respecto del Examen de Fondo de Solicitudes de Patente y de Modelo de Utilidad:
- Para comunicar el resultado del examen de fondo de una solicitud el Instituto podrá emitir tantos como cuatro oficios.
- El Instituto contará con un plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de cada respuesta del solicitante, para emitir un nuevo oficio o requerimiento. En caso de no emitirse ese nuevo oficio o requerimiento se considerará que el solicitante cumplió con los requisitos relativos al examen de fondo.
- En caso que la respuesta o respuestas presentadas por el solicitante no satisfaga los requisitos fijados por la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, el Instituto negará el otorgamiento correspondiente, fundando y motivando su resolución.
- El trámite de un solicitud una vez iniciado el examen de fondo no será mayor de cinco años.
- Respecto del Examen de Fondo de Solicitudes de Diseños Industriales:
- Se iniciará el examen de fondo una vez aprobado el examen de forma.
- A partir de que se apruebe el examen de forma, el Instituto contará con un plazo de seis meses para emitir el primer oficio o requerimiento relativo al examen de fondo.
- Dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en la que el solicitante dé contestación al oficio o requerimiento relativo al examen de fondo el Instituto deberá pronunciarse respecto de la procedencia o improcedencia del Registro correspondiente.
- El Instituto podrá emitir solamente dos oficios o requerimientos relativos al examen de fondo.
Las Reglas aplicables a Solicitudes de Marca, Avisos y Nombres Comerciales son:
- Respecto del Examen de Forma:
- A partir de presentada la solicitud el Instituto contará con un plazo máximo de cuatro meses para emitir un requerimiento u oficio relacionado con el examen de forma de la solicitud. De no emitirse requerimiento alguno se entenderá que el resultado del examen de forma ha sido favorable para el solicitante.
- Una vez que el solicitante dé contestación al requerimiento, el Instituto tendrá que resolver sobre el examen de forma dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la contestación presentada por el solicitante.
- De resultar desfavorable para el solicitante el examen de forma, el Instituto deberá comunicárselo al solicitante dentro de un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la fecha de la contestación presentada por el solicitante.
- Respecto del Examen de Fondo:
- Se iniciará el examen de fondo una vez aprobado el examen de forma.
- A partir de la aprobación del examen de forma el Instituto contará con un plazo máximo de tres meses para comunicar al solicitante algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, o bien, señalar que la documentación no cumple con los requisitos legales y/o reglamentarios.
- A partir de la contestación del solicitante el Instituto contará con un plazo máximo de seis meses para determinar sobre la procedencia o improcedencia del registro.
- En aquéllos casos en los que el Instituto no emita oficio o requerimiento alguno, el tiempo máximo para la conclusión del trámite será de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la Solicitud.
Para la mejor comprensión de este Acuerdo anexamos diagramas de flujo que lo explican.
